Историческое решение ТКА по поводу торговой марки «TEQUILA» позволяет знаменитому клубу вести деятельность под своим названием в Уругвае

Административный суд (TCA) отменил постановление Национального управления по промышленной собственности и регистрации программного обеспечения (Dnpirs) при Министерстве промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности, которым было отказано в регистрации товарного знака «TEQUILA» для услуг ночных клубов и дискотек. Данное решение (№ 476 2026) является прецедентным (leading case), поскольку впервые уругвайский суд признал, что товарный знак может сосуществовать с наименованием места происхождения (D.O.), зарегистрированным в Уругвае, если речь идет о явно различающихся товарах и услугах, пояснили в юридической фирме FERRERE, которая вела это дело с помощью своей группы по интеллектуальной собственности. Как сообщили в фирме, аргентинский предприниматель и основатель дискотеки «Tequila» в Буэнос-Айресе (Аргентина) Освальдо Орасио Брукко подал заявку на регистрацию смешанного товарного знака «TEQUILA» для развлекательных услуг. Заявка была отклонена в ноябре 2023 года после подачи возражения со стороны Регулирующего совета по текиле A.C. (Мексика), который сослался на защиту «Tequila» как наименования места происхождения в соответствии с законодательством Уругвая и Договором о свободной торговле с Мексикой от 2003 года. По мнению компании FERRERE, данное дело представляло определенную сложность, поскольку «Tequila» имела действующую регистрацию в качестве наименования места происхождения в категории алкогольных напитков в Уругвае. В предыдущих судебных решениях, касавшихся аналогичных дел, речь шла о наименованиях места происхождения, которые, хотя и были признаны на международном уровне, не были зарегистрированы в Уругвае. Что касается «TEQUILA», юридическая фирма разработала стратегию сбора доказательств, с помощью которой доказала, что торговая марка аргентинского предпринимателя была зарегистрирована ранее, а значит, «мирным образом сосуществовала» с наименованием места происхождения алкогольных напитков, что свидетельствовало об отсутствии нарушения прав третьих лиц. Кроме того, «было доказано, что Tequila является культовым символом развлечений в регионе Рио-де-ла-Плата, пользующимся огромной популярностью у публики, выходящей за пределы страны, как в Буэнос-Айресе, так и на побережье Уругвая», — отметили в FERRERE. Кроме того, они подтвердили, что в различных юрисдикциях существуют зарегистрированные торговые марки «Tequila» для товаров и услуг, не относящихся к алкогольным напиткам, даже при наличии наименования места происхождения. По мнению юридической фирмы, этот вывод стал «ключевым для обоснования того, что принцип специализации действует в полной мере даже в отношении охраняемых наименований места происхождения». В свою очередь, они подчеркнули, что ни государство, ни мексиканский Регулирующий совет не смогли доказать наличие реальной путаницы у потребителей между развлекательными услугами и алкогольным напитком. Хотя ТКА уже рассматривал дело с некоторыми сходными чертами, касающееся товарного знака «Ginebra» (Решение № 490 2020), в компании FERRERE пояснили, что тот случай не представлял столь значительных сложностей, поскольку данный термин не являлся зарегистрированным наименованием места происхождения. Таким образом, ТКА постановил, что наименование места происхождения «Текила» защищает исключительно алкогольный напиток и что его распространение на другие товары не имеет правового обоснования. Представители юридической фирмы отметили, что впервые в Уругвае суд подтвердил, что принцип специальности имеет приоритет даже при наличии зарегистрированного наименования места происхождения, при условии, что не доказано фактическое введение в заблуждение или нарушение прав третьих лиц. «Ни одно предыдущее судебное решение не приходило к такому выводу в отношении наименования места происхождения, имеющего действующую регистрацию в стране», — заявили они. Дело вели старший юрист Эухения Контрерас и консультант группы по интеллектуальной собственности FERRERE Алехандро Альтервайн совместно с партнером фирмы Агустином Майером. По словам Контрерас, «доказательная база сыграла ключевую роль в этом деле. Нам удалось построить убедительную аргументацию, основанную на мирном сосуществовании товарного знака в Уругвае и на результатах международного исследования, которое показало, что принцип специализации признается во многих юрисдикциях, в том числе в отношении защищенных наименований места происхождения». В свою очередь Альтервайн отметил, что «это было дело, не имеющее прямых прецедентов в уругвайской судебной практике». Ключом к успеху стало согласование местного законодательства о товарных знаках с международной практикой и доказательство отсутствия реальной путаницы у потребителя — этот момент, в конечном итоге, не был оспорен в ходе судебного разбирательства». В свою очередь, Майер подчеркнул, что «этот результат отражает то, к чему мы стремимся как фирма: чтобы наши клиенты чувствовали, что мы оказываем им всестороннюю и творческую поддержку, особенно когда путь еще не проложен. То, что доверие, оказанное нашей команде, привело к созданию прецедента такого масштаба, наполняет нас гордостью».